Poder Judicial de la Nación
SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL I
C. 6095/2012 -I- “Marietti Mateo Félix c/ Gordon Axel Daniel s/
medidas cautelares”.-
Juzgado Nº: 2
Secretaría Nº: 3
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012.
Y VISTO:
El recurso de apelación interpuesto a fs. 87 y fundado a fs.
89/101 contra la resolución de fs. 85/86, y
CONSIDERANDO:
1. El señor juez denegó la medida cautelar solicitada por la
actora —en los términos del art. 50 del ADPIC—, para que la demandada cese en
el uso del signo “NAC&POP”, con fundamento en la confundibilidad con las
marcas concedidas <POP>, <POP JOE> y <SUSHIPOPGREEN> y la solicitud de
<POP PARA TODOS> en la clase 43 cuya titularidad invoca.
Para así decidir el señor juez consideró que no cabía tener
por acreditada la verosimilitud del derecho “con fundamento en que la solicitud
de la marca ‘nac&pop’ resulta absolutamente confundible con la marca concedida
‘POP’ en tanto se encuentra incluida en tal solicitud”. Asimismo, concluyó que la
documentación aportada –Anexo X– no resulta suficiente a fin de sustentar
adecuadamente el perjuicio irreparable que sufriría el peticionario de no
concederse la medida requerida.
2. La recurrente discrepa con lo decidido y sostiene que
debe darse prioridad a la protección de la marca concedida por sobre la solicitada,
que ha sido objeto de oposición. Señala que en virtud del carácter atributivo del
registro la marca no puede ser utilizada. Aduce quela presencia en el mercado del
signo cuestionado le genera un grave perjuicio puesto que genera confusión
directa e indirecta. Añade que los productos que vende “NAC&POP” denigran a
su marca y que la inclusión total en el conjunto la debilita. Argumenta que el
conjunto de la demandada no posee capacidad distintiva porque ha pasado a ser
una expresión de uso común en el plano político y económico.
3. En los términos en los cuales la cuestión ha quedado
planteada, cabe señalar en cuanto a la aplicación del art. 50 del ADPIC (aprobado
por la ley 24.425, publ. en el B.O. del 5/1/95), que esta Sala se ha pronunciado en
el sentido de que dicha norma tiende a otorgar protección a los titulares de
derechos de propiedad intelectual —en la que se incluye a las marcas de fábrica o
comercio, según el art. 1, inc. 2—, reconociendo a las autoridades judiciales
facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces
destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1,
ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya
probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2);
(cfr. causas 1440/97 del 29/5/97, 2049/98 del 28/5/98, 4176/99 del 10/8/99 y
2945/01 del 10/5/01).
También es pertinente recordar que la medida solicitada
tiene las particularidades de una medida innovativa, a cuyo respecto es
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se trata de una
medida precautoria excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho
existente al tiempo de su dictado, habida cuenta deque configura un anticipo de
jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa lo que justifica una
mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr.
Fallos 316:1833; 318: 2431; 319:1069 y 321:695).
Asimismo, se ha dicho que la verosimilitud del derecho
debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (cfr.
Peyrano, J.W. “La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del
despacho favorable de una medida cautelar innovativa”, L.L. 1985-D,112).
Si bien el requisito de la verosimilitud —común a todas las
medidas cautelares (cfr. art. 195 del CPCC)— no es, en principio, ajeno a las
medidas específicas del derecho industrial (cfr. esta Sala, causas 4044 del
22/4/86, 3146/94 del 14/2/95 y 2849/00 del 30/5/00;Sala III, causa 609/02 del
9/4/02), no hay que perder de vista, a la hora de verificar su concurrencia, que la
medida del art. 50 del ADPIC permitiría en el caso obtener anticipadamente el
cese de la explotación o uso, sin dar al demandado la oportunidad de decidir si
continúa o no en ese uso como ocurre en el incidente de explotación previsto por
el art. 35 de la ley 22.362 (cfr. esta Sala, causa 7438/00 del 12/12/00), siempre
que el peticionario presente las pruebas de las cuales razonablemente disponga,
con el fin de establecer con un grado suficiente decertidumbre que es el titular del
derecho y que tal derecho es objeto o va ser objetoinminente de infracción; es
decir, se debe formar la convicción del juez acercadel derecho del peticionario
(cfr. esta Sala, causa 7438/00 cit. y sus citas de causas 2849/00 del 30/5/00,
1440/97 del 29/5/97, 4088/98 del 15/9/98 y causa 3289/01 del 11/10/01).
5. Desde esta perspectiva, corresponde examinar la
pertinencia de la medida precautoria denegada, en orden a la verosimilitud del
derecho invocado.
En esa dirección, cabe recordar que si bien el dictado de
medidas como la que aquí se peticiona no debe ser precedido de un examen
exhaustivo de la confundibilidad de las marcas o designaciones involucradas en el
conflicto —pues ese análisis compete al magistrado que conozca en el eventual
proceso de conocimiento que ulteriormente se pudiere promover—, ello no
significa que las medidas puedan ser ordenadas prescindiendo del fumus boni
iuris(cfr. Sala II, causas 1865/97 del 14/10/97, 6498/99 del 17/11/99 y 13.674/04
del 11/11/04; esta Sala, causas 1104/06 del 11/4/06y 11.252/06 del 16/11/06). Por
el contrario, no siendo evidente la similitud entrelas designaciones enfrentadas,
es claro que la pretensión cautelar no puede tener favorable acogida (cfr.
Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, 3era. Ed., pág. 336).
Ello sentado, es oportuno señalar que esta Sala tiene dicho
que el solo hecho de incluir el único término de una marca dentro de otro
conjunto marcario no supone de por sí la confundibilidad (cfr. causa 53170/95 del
12-9-00 y sus citas). En este sentido, la peticionaria acompañó unos volantes de
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promoción con el signo cuyo cese de uso se pretende(cfr. fs. 65), pero no existen
constancias relativas al diseño de la marca <POP> (cfr. anexo VIII a fs. 37/50).
Por otra parte, la falta de capacidad distintiva que le atribuye la apelante
aduciendo que la expresión “nac&pop” ha pasado al uso común, no resulta
relevante a fin de sustentar la confundibilidad quese invoca para obtener el cese
de uso.
En tales condiciones, de los limitados elementos obrantes
en el sub judice, no se advierte que la verosimilitud del derecho de la recurrente
surja de manera manifiesta, en los términos de la doctrina de esta Sala
precedentemente recordada.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUEL VE:
confirmar la resolución apelada.
Intervienen únicamente los suscriptos por vacancia de la
vocalía restante (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese y devuélvase a primera instancia donde se
deberá notificar.
María Susana Najurieta - Francisco delas Carreras.