Poder Judicial de la Nación
SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL II
Causa n° 6651/2007
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OTERO ALBERTO SEBASTIAN C/ ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA
S/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
En Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de 2013, se reúnen en Acuerdo los
señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe.
Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor RICARDO VÍCTOR GUARINONI
dice:
I.- Alberto Sebastián Otero promovió demanda contra “Arte Gráfico Editorial
Argentino S.A.” a fin de que se declare infundada su oposición al registro de la marca
“AXON” (mixta), clase 41 Internacional, Acta 2.513.515 por él solicitada, con expresa
imposición de costas.
Relató que la marca “AXON” (mixta) tuvo entrada en el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial el 10 de mayo de 2004 para distinguir solamente actividades
deportivas y que realizada la pertinente publicación se constató la presentación de la ahora
demandada oponiéndose a su registro con fundamento en la confusión que provocaría con
sus marcas: Figurativa, Registro N° 1.973.970 para proteger los productos de la clase 41 Int.;
Registro N° 1.625.832 de la clase 42 Int. y Registro N° 1.973.962 de la clase 40 Int.
Continuó su relato diciendo que luego de haber cumplido con la instancia de
mediación obligatoria, de conformidad con lo establecido en la ley 24.573, y no logrando
llegar a un acuerdo, debió iniciar la presente demanda.
Aseguró que es un emprendedor dedicado al negocio de la salud física,
fundamentalmente vinculado con la actividad deportiva mediante gimnasios y actividades
desarrolladas en ellos.
Agregó que la demandada, por su parte, conforma un grupo empresario
dedicado al negocio de los medios de comunicación que distingue con su marca CLARIN y
diseño a un periódico de circulación nacional.
Aseveró que la accionada funda su pretensión en que su marca figurativa de
“Hombrecito que toca el clarín” resulta confundible con la marca mixta “AXON” en la que
la “X” es representada con la misma forma que posee el cuerpo del hombrecito que
conforma su marca.
Hizo hincapié en que las marcas en cuestión distinguen productos
completamente distintos, por lo que el consumidor de ninguna manera podría confundir una
marca con otra.
Recordó el principio de especialidad, afirmando que conforme a este
principio los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los
productos efectivamente comercializados, siendo meramente defensivos los derechos que
amparan otros productos o servicios distintos.
Realizó un cotejo entre ambas marcas, en el que resaltó las diferencias
gráficas y el uso común de la figura humana, y concluyó en la inconfundibilidad que surge
de dicho cotejo en virtud del principio de especialidad, por cuanto los productos que se
comercializan sin distintos y no pueden provocar confusión en el público consumidor.
Mencionó la falta de interés legítimo de la demandada, pues los servicios de
actividades deportivas que él ofrece no tienen aproximación posible con su marca en uso,
perteneciente a la clase 16 para distinguir “publicaciones periódicas”.
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II.- A fs. 61/75 contestó la demanda “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.”
(en adelante “AGEA”) solicitando el rechazo de la demanda en su totalidad con expresa
imposición de costas.
Negó, además, todos y cada uno de los hechos que no fueran expresamente
reconocidos por su parte.
Aseveró que es absolutamente conocido que conforman la empresa madre del
Grupo Clarín, remarcando que dicho grupo de empresas se dedica a innumerables negocios
relacionados con la comunicación y las finanzas debido a que AGEA, por intermedio del
Grupo Clarín, ha comenzado a cotizar acciones en la bolsa de comercio.
Destacó que AGEA es una empresa de real y larga trayectoria en la República
Argentina y que es la editora del diario “Clarín”, periódico que por su importancia y
trascendencia de nivel mundial sólo es comparable con “The New York Times” o “The
Washington Post” en los Estados Unidos de América, “Le Figaró” o “Le Monde” en
Francia, “Daily Telegraph” o “Time” en el Reino Unido de Gran Bretaña y en última
instancia con “La República” o “El Corriere Della Sera” en Italia.
Recordó, asimismo, que es la editora de otros importantes emprendimientos
comerciales como la revista infantil “Genios”, la revista cultural “Ñ” y el diario deportivo
“Olé”.
Expresó que por ello AGEA registró la marca “Clarín” denominativa,
figurativa y/o mixta en todas las clases del nomenclador y que se encuentra amparada como
marca notoria, conforme la ley 22.362, el Convenio de París y el ADPIC, por lo que AGEA
ha intentado siempre protegerse y proteger a su público consumidor, y también al que no
consume sus productos, de terceros que buscan usufrutuar indebidamente con el renombre
que a nivel internacional han alcanzado sus productos.
Aseveró que AGEA posee un temor fundado de que su marca quede
desprotegida, pues el símbolo que identifica a su grupo de empresas, y por el que consiguió
un gran reconocimiento puede ser confundido con el de la marca que pretende registrar el
actor.
Desarrolló el tema de la marca notoria y especificó que para que haya
notoriedad se necesita la conjunción de tres elementos: 1) la antigüedad de la marca; 2) un
empleo extendido y 3) un esfuerzo publicitario importante, todos elementos que se dan en el
caso de “Clarín”.
Realizó un cotejo de las marcas y aludió a la confusión visual, expresando
que la marca solicitada no cuenta con un elemento diferenciador suficiente como para
autorizar la coexistencia con la ya registrada por AGEA, pues no contiene una gráfica
fantasiosa ni un diseño gráfico diferenciador en sus trazos que lo caracterice de manera
particular, señalando que sí contiene la misma grafía, los mismos trazos angulares, los
mismos tipos de bordes y el mismo tamaño.
También hizo alusión a la confusión ideológica, calificándola como más
dañina, aseverando que es indiscutible que la marca pretendida será asociada de manera
automática con la suya, atento a que la figura en cuestión lleva de manera incontrastable a
ser relacionada con “Clarín”, confundiendo con ello al público consumidor.
Finalmente -sintetizando los argumentos que expuso- expresó que la realidad
del mercado en el que las partes se desenvuelven es distinta y el posicionamiento de cada
empresa es total y diametralmente opuesto, intentando favorecerse el comerciante de menor
fama que busca impactar con su marca mediante la asociación con la marca notoria o
afamada.
Hizo referencia al principio de la “mot vedette”, destacando que tanto en su
marca como en la que se pretende registrar la parte distintiva es siempre la “X” con figura
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humana, por lo que si se concediera el registro a la parte actora se estaría violando dicho
principio.
Insistió en que “AXON” evocará siempre al diario “Clarín” en la clase 41,
clase en la cual AGEA posee innumerables productos, servicios e intereses, produciendo así
la dilución de la marca.
III.- El señor Juez de Primera Instancia, en su pronunciamiento de fs. 182/83
vta. rechazó la demanda, con costas a la vencida.
IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la parte actora (fs. 185), la que
expresó sus agravios a fs. 195/98, cuyo traslado fuera contestado a fs. 203/207.
Median, además, los recursos de fs. 187 y vta. respecto de la regulación de
honorarios, los que serán tratados por la Sala al final de este Acuerdo.
V.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la
causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este
voto aquellos fundamentos que considero “conducentes” para la correcta composición del
diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta
tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y
que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo
386, segunda parte, del Código Procesal).
VI.- Si bien es cierto que la Ley N° 22.362 amplió considerablemente el
espectro de quienes pueden ser titulares de marcas, pues ya no es condición para ello, como
exigía el art. 6 de la Ley N° 3975, ser “industrial, comerciante o agricultor” (aunque la
jurisprudencia había abierto esos límites en determinados supuestos; conf. causa 102
“Sportlandia S.A. c/ Vilas Guillermo”, sentencia de esta Sala, 5.8.81), no es menos cierto
que aquel que pretende el registro de una marca debe invocar y probar el interés legítimo
que posee. Es por ello que en la actualidad, el art. 4 de la ley vigente sólo exige que el
solicitante de una marca tenga un interés legítimo en obtener su registro; extremo no siempre
fácil de demostrar al tiempo de la presentación de la solicitud, pero que puede ser verificado
en función del conjunto de circunstancias y atendiendo a los hechos subsiguientes. Por lo
que no es apropiado tener en este punto un criterio de estrictez; bastando, para dar por
cumplido el recaudo legal, la intención de usar la marca o bien el carácter defensivo de la
voz peticionada. Se trata, en definitiva, de que el registro solicitado tenga una finalidad
acorde con el sistema legal que responda al propósito de que el título sea realmente utilizado
para distinguir productos o servicios (art. 26, segundo párrafo de la Ley de Marcas).
La carga de la prueba recae, pues, en el peticionario por ser quien está en
mejor posición para demostrar que tiene aquel interés, desde que el oponente-demandado
debería acreditar un hecho negativo, lo que no es por cierto imposible pero sí mucho más
complejo (arg. art. 377 del C.P.C.C.N.).
VII.- En el caso que me ocupa resulta claro que el actor no ha probado el
interés legítimo que posee para registrar la marca “AXON”.
En efecto, aún adoptando el criterio más benigno que propicia la normativa
aplicable y la jurisprudencia imperante en la materia, no puedo adoptar una postura
favorable para el apelante, máxime cuando he consultado personalmente varios sitios de
Internet y no encontré ninguna alusión a la actividad que el recurrente aduce desarrollar ni
tampoco un signo marcario parecido al que se pretende registrar y que se halla en pugna con
la marca notoria del demandado oponente.
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A ello añadiré que la supuesta prueba a la que alude el actor (conf. fs. 98) no
logra alterar la opinión a la que he arribado.
Y es que las actitudes omisivas de los accionantes llaman la atención y
no benefician -como es obvio- su posición (art. 377 del Código Procesal).
Por tanto, frente a una circunstancia como la “sub examine”, quien no
acredita debidamente los hechos que invoca se arriesga a perder el pleito si de ello
depende la suerte de la litis. En esas condiciones, la prueba no significa obligación de probar
sino que ha de estarse a las consecuencias de que se produzca o no (conf. Sala III,
causas 6372/91 del 28.4.95 y 4777/92 del 14.5.96).
Establecido lo que antecede y aún cuando se estime que todavía concurre
algún aspecto que ensombrece la solución, la duda -que implica el incumplimiento de la
carga probatoria en el que incurrió la parte actora- debe volcar la solución en favor de la
empresa demandada.
VIII.- Voto, pues, porque se confirme la sentencia de fs. 182/83 vta., con
costas de ambas instancias a cargo de la parte actora, que ha resultado vencida (art. 68 del
Código Procesal.
El señor Juez de Cámara Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por
hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
La doctora Graciela Medina por razones análogas a las expuestas por el
doctor Ricardo Víctor Guarinoni adhiere al voto que antecede.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala
RESUELVE: confirmar la sentencia apelada. Con costas de ambas instancias al accionante
vencido (art. 68 del Código Procesal).
Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e
importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elevase a la suma de
pesos VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 29.866) los honorarios
del doctor Hernán Miguel Frisone, en su doble carácter de letrado y apoderado de la parte
demandada. Y confirmase los del doctor Gustavo Agustín Díaz Nóblega, letrado y
apoderado del actor, desde que sólo fueron apelados por altos (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la
Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432).
Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regulase los
honorarios del doctor Hernán Miguel Frisone en la suma de pesos SIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 7.466) y en la de pesos SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 7.840) los del doctor Gustavo Agustín Díaz Nóblega (art.
14 del arancel vigente).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
RICARDO VÍCTOR GUARINONI - GRACIELA MEDINA