Poder Judicial de la Nación
SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL II
Causa n° 6293/2001
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WOLF MANUEL C/GRUPO HOTELERO GRAN CARIBE SA S/CESE DE OPOSICION
AL REGISTRO DE MARCA
En Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de 2013, se reúnen en Acuerdo los
señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe.
Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora GRACIELA MEDINA dice:
I.- Vienen los autos al acuerdo en virtud del recurso de apelación interpuesto
por el actor a fs. 820 contra la sentencia de fs. 814/17 vta. que hizo lugar a la reconvención
planteada por GRUPO HOTELERO GRAN CARIBE S.A., declarando la nulidad de la
solicitud de registro de la marca “LA BODEGUITA DEL MEDIO”, acta n° 2.126.286, en la
clase 42, presentada por Manuel Wolf y declarando abstracta, asimismo, la cuestión relativa
al pedido de cese de oposición deducido contra dicha inscripción, imponiendo la totalidad
de las costas del juicio a Manuel Wolf.
II.- Para así decidir el señor Juez de Primera instancia consideró que según la
prueba informativa colectada a través de los exhortos (conf. fs. 575, 613, 685 y 740/54), la
demandada es titular de las marcas “LA B DEL M LA BODEGUITA DEL MEDIO” en la
República del Perú, “LA B DEL M” en la República de Bolivia, “LA B DEL M LA
BODEGUITA DEL MEDIO” en Portugal y “LA B DEL M LA BODEGUITA DEL
MEDIO” en Suiza.
Siguiendo la doctrina emanada de un voto de la doctora Najurieta, integrante
de la Sala I de esta Excma. Cámara (conf. causa “E.I. Du Pont de Nemours and company vs.
Topola S.A.” del 18.11.2004, publicada en Jurisprudencia Argentina, ejemplar del
23.11.2005, pág. 51), tomó como datos de referencia la información que emana de los
diferentes sitios de Internet por él consultados, y pudo apreciar que “LA BODEGUITA DEL
MEDIO” es un bar y restaurante cubano, conocido como la “Casa del Son”, fundado en
1942 y que tiene otras sedes en México, Valencia, Madrid, Colonia del Sacramento, Mar del
Plata y California.
Consideró que esta difusión es innegable y muestra la popularidad que dicha
casa de comidas adquirió en primer lugar en Cuba y luego se extendió a otras regiones y
países, razón por la cual le pareció insuficiente el argumento de Wolf relativo a que tomó
una marca preexistente que no fue renovada a su vencimiento y que sólo conocía un
restaurante próximo a su domicilio.
Respecto de la nulidad puntualizó que se trata de la nulidad de una solicitud,
y destacó que uno de los supuestos de nulidad está dado por aquel signo que se obtuvo por
quien al solicitar el registro conocía o debía conocer que pertenecía a un tercero (conf. art.
24, inc. b) de la ley 22.362).
Hizo alusión a los numerosos fallos en los que se sostuvo que el régimen
atributivo adoptado básicamente por la legislación argentina no es absoluto, sino que estaba
sujeto a diversas restricciones de orden público, en virtud de las cuales se reconocían
determinados derechos al poseedor o usuario anterior de una marca, citando algunos de los
conceptos vertidos en dichos fallos, entre los cuales transcribiré el siguiente: “No admito que
la ley argentina proteja solamente al registro obtenido en el país y permita la copia servil de
una marca registrada en el extranjero, con la posibilidad de adueñarse así del prestigio
comercial adquirido por los productos distinguidos con esta última…” (conf. CNCAyFed.,
Sala Civ. y Com., “Fromageries Bel c/ Ivaldi, Enrique”, del 28-2-61, parcialmente
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transcripta en “Derecho de Marcas”, Bertone, L. E. y Cabanellas de las Cuevas, G., Ed.
Heliasta, tomo 2, Buenos Aires, junio de 2003, pág. 320).
Citó otros conceptos vertidos por estos autores en la obra antes citada: “La
Exposición de Motivos de la ley 22.362 no deja lugar a dudas respecto de la continuación
que el artículo 24, inc. b) significa en relación con la línea jurisprudencial mencionada. Se
dice allí que mediante esa disposición se protege al titular de una marca sin registro, a la vez
que se castiga una conducta ilícita o de mala fe que ya la jurisprudencia había tratado de
paliar declarando la nulidad de varios registros…”
Y luego agregó: “Corresponde entonces precisar los límites de la disposición
analizada. A tal fin debe partirse de la base de que no toda marca ya usada por un tercero es
de por sí suficiente para anular un registro posterior a tal uso. En efecto, la ley exige que el
solicitante del registro conociera o debiera conocer que la marca pertenecía a un tercero. Lo
contrario implicaría prácticamente abandonar el sistema atributivo, base de la legislación
marcaria argentina, pues la marca en uso siempre prevalecería sobre la registrada con
posterioridad…” (conf. op. Cit., pág. 321).
Finalmente el señor Juez “a quo” concluyó en que a partir de la identidad que
existe entre la solicitud aquí pretendida y la marca notoria de origen cubano -con presencia
real en otros países-, se advierte la configuración de la hipótesis contemplada por el artículo
24, inc. b) de la Ley de Marcas, lo cual conduce a admitir la nulidad planteada respecto de la
solicitud de “LA BODEGUITA DEL MEDIO”.
III.- Contra lo decidido el accionante expresa sus quejas a fs. 843/48 vta.,
cuyo traslado fuera contestado a fs. 850/58.
Uno de los principales agravios vertidos por el actor es aquél que sostiene que
su derecho de defensa fue afectado por el señor Juez de primera instancia al basar su
decisión en información recabada en Internet, de la cual no se le corrió traslado, vedándole
así la posibilidad de argumentar o probar lo contrario.
Sostiene que la incorporación de dicha información a estos actuados en el
momento de dictar sentencia resulta extemporánea, siendo además extemporánea la
información en sí misma, por cuanto resulta inaplicable a una situación de hecho planteada
en el año 1998, es decir, doce años antes de dictada la sentencia.
Asevera que la sentencia recaída en autos no resulta una derivación razonada
de los hechos de la causa, sino de los hechos sobrevivientes.
IV.- Sucintamente señalaré que en la presente causa el señor Manuel Wolf
inició demanda contra “Grupo Hotelero Gran Caribe S.A.” a fin de que se declare infundada
su oposición a la solicitud de registro de la marca “LA BODEGUITA DEL MEDIO” en la
clase 42 Internacional por él efectuada.
Relató que es un empresario y que como tal se dedica a diversos rubros,
integrando diferentes sociedades. Citó algunas de ellas, entre las cuales se encuentran “Tasty
Food” y “San Cristóbal”, pertenecientes al rubro gastronómico.
Aseveró que dentro de su actividad empresarial y mercantil está
permanentemente incorporando nuevos productos y/o servicios y para proteger uno de ellos
inició los trámites de solicitud de registro de la marca “LA BODEGUITA DEL MEDIO”,
bajo Acta n° 2.126.286, con fecha 16 de enero de 1998 y que a ese registro se opuso la
demandada con fundamento en que la marca solicitada se presta a confusión con la marca
“BDEL M” que posee solicitada bajo acta n° 2.055.728 en la clase 42.
Insistió en la inconfundibilidad entre ambas marcas en cualquiera de los tres
planos que se las compare: gráfico, fonético e ideológico.
Aludió, por último, al principio de indivisibilidad marcaria, en virtud del cual
resulta inadmisible la división marcaria en el uso, en el estudio, en la comparación y en la
concesión de una marca, aclarando que lo que se pide es un conjunto indivisible, el que se
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debe registrar y usar tal como se ha solicitado y sus alcances están en relación con la marca
en su conjunto y no con alguna de sus letras, sílabas o vocablos componentes tomados en
forma aislada.
La demandada, por su parte, esgrimió como obstáculo insalvable a la
procedencia del registro de la marca de su contraria, su marca notoria “LA BODEGUITA
DEL MEDIO” registrada en varios países del mundo, bajo Acta n° 2.331.026 de la clase 42,
solicitando, además, la nulidad de la solicitud de la marca “LA BODEGUITA DEL
MEDIO”, Acta n° 2.126.286 de la clase 42 internacional, efectuada por el accionante.
Enumeró los distintos países en los que su marca “LA BODEGUITA DEL
MEDIO” se halla registrada (27 países), entre los cuales se encuentra, obviamente, la
República Argentina.
Aseveró que el actor eligió como marca un signo que pertenece a una
empresa cubana y que goza de prestigio a nivel internacional.
V.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la
causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este
voto aquellos fundamentos que considero “conducentes” para la correcta composición del
diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta
tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y
que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo
386, segunda parte, del Código Procesal).
VI.- Ante todo diré que no es atendible el agravio que vierte el recurrente -
que resulta ser el central- referido a la improcedencia de la documentación obtenida vía
Internet por el señor Juez de Primera Instancia.
Ello es así por cuanto se trata de páginas de Internet con sus respectivas
direcciones consignadas al pie de las fotocopias acompañadas a la sentencia, de modo que
pueden ser consultadas por todos los usuarios de la red y respecto de las cuales no se da
razón alguna para dudar de su procedencia.
Y en punto a la supuesta “extemporaneidad” de dicha prueba y a la falta de
“traslado” a su parte, es obvio que dicho planteo no resiste el menor análisis, pues se trata de
uno de los fundamentos expuestos por el “a quo” para dictar su sentencia.
En consecuencia, los agravios vertidos por el apelante respecto de este punto
deben ser desestimados, pues se reducen a un formalismo manifiestamente inatendible (art.
163, inc. 6 del Cód. Procesal).
VII.- Yendo ahora al tema de la nulidad de la solicitud de registro de la marca
presentada por el actor y que plantea la demandada como reconvención, quiero recordar que
se puede demandar la nulidad de una solicitud marcaria porque sería disvalioso postergar
hasta la fecha de concesión de la marca el ejercicio de una acción cuya procedencia está ya
plenamente configurada, máxime considerando que la presentación de la solicitud, por sí
sola, genera derechos a favor del peticionario (conf. esta Sala, causa 926/91 del 27.6.97 y
sus múltiples citas).
VIII.- En el mundo se reconocen tres sistemas marcarios: el declarativo, el
atributivo y el mixto.
El sistema declarativo da prioridad a la marca sobre el registro y en caso de
conflicto de prioridad al uso, éste tiene como ventaja que protege la realidad del mercado y
condice con las normas del Derecho de la Competencia Desleal, la desventaja del sistema es
su inseguridad por su falta de publicidad.
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El sistema atributivo reconoce el derecho marcario desde su inscripción
registral. Sus ventajas radican en la seguridad que otorga al registro público y sus
desventajas devienen de la posibilidad de inscripciones registrales especulativas o de mala fe
de marcas de hecho, ya utilizadas en el mercado o de marcas renombradas o famosas.
En realidad ninguno de los dos sistemas se presenta puro en el derecho
comparado, ya que “en los sistemas atributivos se establecen excepciones a favor del uso
anterior sólo cuando dicho uso ha generado una notoriedad y el sistema declarativo ha
evolucionado hacia el reconocimiento de la notoriedad como fuente de la titularidad, con lo
cual, partiendo de orígenes diversos, se tiende a una armonización en el resultado” (Martínez
Medrano, Gabriel “La protección de las marcas de hecho”, La Ley 28/12/2005, 1).
En nuestro país se optó por el segundo de los sistemas descriptos, con
reconocimiento de la notoriedad como excepción y con acatamiento de las normas
internacionales sobre el tema. Así vemos que la Ley de Marcas reglamenta en su art. 8 que
“el derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y hora en que
se pretende la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales
aprobados por la República Argentina”.
En Argentina rige el sistema atributivo de marcas, por el cual el derecho a la
marca se adquiere el día de la inscripción en el registro, independientemente de su uso,
debido a que se atribuye el derecho de propiedad marcario a quien registra la marca. La
totalidad de la doctrina nacional concuerda con ello (conf. WITTENZELLNER, U.,
“Derecho de Marcas en la Argentina”, Ab. Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 35/6; BERTONE -
CABANELLAS, “Derecho de Marcas”, t. I, Heliasta, Buenos Aires, 1989, p. 277;
OTAMENDI, J., “Derecho de Marcas”, Ab. Perrot, Buenos Aires, 2003, 5ª. ed., p. 12;
BREUER MORENO, P. C., “Tratado de Marcas”, Buenos Aires, 1986, p. 197).
IX.- Toda vez que el sistema atributivo puro genera injusticias, ya que
permitiría el uso abusivo de la marca ajena en desmedro de la expectativa del consumidor y
asimismo facilitaría el aprovechamiento de la inversión realizada por un tercero en
publicidad, conjuntamente con el prestigio y la clientela logrados, se reconocen límites que
protegen a la marca de hecho, a la marca notoria y a la marca renombrada.
La marca notoria y renombrada son diferentes. Mientras que la primera es la
conocida por los consumidores del producto o servicio de que se trate, la marca famosa o
renombrada es reconocida por todos sean o no consumidores o usuarios del producto.
Esta diferencia no es meramente académica sino que tiene importancia
práctica por sus consecuencias, ya que cuanto mayor fuerza tenga la marca, mayor es su
protección y mientras más conocida sea la marca su grado de reconocimiento,
independientemente del registro, es más elevado. Por otra parte, su reconocimiento legal es
diferente.
La marca famosa, también denominada renombrada, está jurídicamente
protegida más allá del principio de la especialidad, es decir que está resguardada con
independencia del bien que se quiere registrar, mientras que la marca notoria se protege
dentro de la especialidad marcaria. Ello es así en atención a quien se quiere proteger,
mientras que en el caso de la marca notoria se busca la protección del consumidor, en el
primer caso se pretende proteger al dueño de la marca para evitar que ésta pierda su fuerza
distintiva, su poder de venta y su “unicidad”.
La marca famosa se protege por el artículo 6 bis del Convenio de París para la
protección de la Propiedad Industrial y por el artículo 16, inc. 3°, del Acuerdo de los
ADPIC, cuyo alcance ha sido aclarado en un documento titulado “Recomendación conjunta
concerniente a las Provisiones sobre las Marcas Notorias”, adoptada por la Asamblea de la
Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la
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OMPI en el 34 Encuentro de Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de septiembre de
1999, y finalmente por los principios que emanan del artículo 953 del Código Civil.
La norma fundamental, el artículo 16, inc. 3°, del ADPIC, aprobado por la ley
24.425, que protege a la marca renombrada más allá de la especialidad, concretamente dice:
“El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que
no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido
registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios
indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a
condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca
registrada”.
En el presente caso nos encontramos con que se busca la protección de una
marca renombrada o famosa como lo es “LA BODEGUITA DEL MEDIO” que es conocida
por el público en general y no sólo por quienes consumen servicios semejantes.
Tengo para mí que en este caso la protección que se debe otorgar debe
necesariamente ser alta, por la fama y prestigio de la marca, los cuales no resultan discutidos
en esta instancia y fueron reconocidos en la sentencia apelada.
X.- Entrando al análisis de la cuestión para definir si es procedente o no el
pedido de nulidad, diré que la noción de “notoriedad” de la marca (cuestión que tanto
preocupa a Wolf) entendida ella como toma de conciencia por parte del mercado de la
existencia de la marca, debe ser considerada como condición necesaria para que la marca
adquiera significado, como un “necesario precursor de la actitud hacia la marca”, e incluso
como importante predictor del comportamiento de elección y elemento favorecedor de la
probabilidad de elección de la marca.
Podemos entender la notoriedad de la marca como una cualidad o activo
intangible de la marca, basada en la capacidad del consumidor para recordar o reconocer la
misma a nivel de sus signos externos. En la adquisición de esta capacidad interviene la
percepción, el aprendizaje y la memoria. La misma forma parte del denominado nivel de
respuesta cognitiva del consumidor, que representa el conjunto de informaciones captadas
por el individuo y almacenadas en su memoria de largo plazo, es decir, su conocimiento.
Tradicionalmente el estudio del concepto de notoriedad de marca se ha
desarrollado en el ámbito publicitario, en el cual, más que la de la marca ha interesado la
llamada “notoriedad publicitaria”. Ello se debe a que es considerada como una medida
básica de la eficacia de la comunicación comercial.
Una primera interpretación del concepto de “notoriedad” podemos obtenerla
examinando la definición que ofrece de este término el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua.
Según el mismo, “presenta la cualidad de notorio, aquello que se manifiesta
con evidencia o es conocido o sabido por todos; aquello que reúne nombradía, fama o
celebridad”. Si trasladamos esta definición a la marca, estaremos asumiendo que será marca
notoria:
1) Aquélla que se manifiesta con evidencia, lo cual puede entenderse en un
doble plano físico y comunicacional. Por un lado, será aquella de acusada disponibilidad
física (real), materializada en productos o servicios al alcance de los consumidores
potenciales. Por otro, aquella de acusada disponibilidad comunicacional, materializada en
una fuerte presencia en los medios de comunicación de carácter comercial.
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2) O aquélla que es conocida por los consumidores potenciales, es decir, de
elevada disponibilidad y accesibilidad mental (la notoriedad entendida como una faceta de la
memoria), materializada en un acervo popular sobre la misma, que le otorguen el calificativo
de familiar.
3) Y aquélla con nombre, fama y reputación, es decir, aquélla para la que se
corrobora la existencia de cierta opinión pública.
Me parece claro que la cuestión “sub examine” puede subsumirse en este
último concepto.
En efecto, juzgo, en un todo de acuerdo con el señor Juez de primera
instancia, que la difusión adquirida por la marca “LA BODEGUITA DEL MEDIO” es
innegable.
Considero que se trata de una marca que goza de prestigio internacional -
circunstancia que ha sido debidamente probada-, y que aún cuando no se encontrara
registrada en nuestro país, cualquier persona que ingrese a un local llamado “LA
BODEGUITA DEL MEDIO” (sea extranjero o nacional que haya viajado un poco)
relacionará inmediatamente dicho nombre con el restaurante ubicados en La Habana. Es
más, aún leyendo alguna publicidad en medios gráficos o escuchándola en la radio o
televisión, interpretará inmediatamente que se trata del famoso bar restaurante cubano.
Viene ahora a mi mente el famoso y legendario restaurante “Maxim’s” de
París, nombre que cualquier persona con un nivel medio de cultura e información reconoce
como un clásico de la alta gastronomía y lujo parisino, y se me ocurre que si apareciera un
restaurante en nuestro país con dicho nombre no sería exagerado pensar que podría
confundirse con una sucursal del originario de París, cuya excelencia no podría ser
alcanzada, situación que traería aparejada no sólo confusión en el público consumidor sino
además desprestigio para el verdadero Maxim’s de París.
En fin, de la lectura de los antecedentes de “LA BODEGUITA DEL MEDIO”
de La Habana, al que han concurrido figuras de la talla de Pablo Neruda, Ernest
Hemingway, Cantinflas, Nath King Cole, Gabriela Mistral y Agustín Lara, entre muchos
otros, sólo cabe concluir en que no se puede permitir al señor Manuel Wolf el registro de
dicha prestigiosa marca sin desmedro al Grupo Hotelero Gran Caribe, extremo que torna
procedente la declaración de nulidad pretendida por esta empresa.
XI.- Por ello, voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas de
ambas instancias a cargo del actor, que ha resultado vencido (art. 68 del Código Procesal).
El señor Juez de Cámara Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por
hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
El señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni por razones
análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina adhiere al voto que antecede.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala
RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 814/17 vta., con costas de ambas instancias a
cargo del señor Manuel Wolf (art. 68 del Código Procesal).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
GRACIELA MEDINA - RICARDO VÍCTOR GUARINONI.