Causa n° 6009/2008
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MARBAR SRL C/MARBY SA S/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
En Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero de 2013, se reúnen en Acuerdo los
señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe.
Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN
dice:
I.- Al registro de la marca “m marbar” (y diseño), acta nº 2.611.423, solicitada por
MARBAR S.R.L. para distinguir todos los productos de la clase 37, se opuso MARBY S.A.
por considerarla confundible con el registro de su propiedad “m marby” (mixta), inscripto en
la clase 37 del nomenclador internacional bajo el nº 2.036.226, respectivamente.
II.- Luce a fs. 799/803 la sentencia de primera instancia en donde el Magistrado de la
anterior instancia decide hacer lugar a la acción interpuesta por el actor, declarando
infundada la oposición deducida al registro de la marca “M Marbar” para distinguir
productos de la clase 37, imponiendo las costas a la demandada vencida. Por otra parte, el “a
quo” rechazó el planteo de caducidad por la falta de uso de la marca oponente e impuso las
costas a la accionante.
Para resolver de ese modo, sostuvo el sentenciante que los signos enfrentados
aparecen como inconfundibles en tanto se advierten diferencias que se proyectan en la
caligrafía que adoptan ambas marcas. Por otra parte, agregó que el público consumidor al
que se encuentran dirigidos los servicios involucrados en la clase 37 es del tipo profesional y
de la industria, circunstancia ésta que, sumada al costo y a la trayectoria de las partes, aleja
la posibilidad de confusión. Por último, y en orden al planteo de caducidad de marca
introducido por la accionante, entendió que al encontrarse acreditado el uso de la marca
oponente, no se configuraba en la causa el supuestocontemplado en el art. 26 de la Ley N°
22.362.
La sentencia fue materia de recursos de apelación interpuestos por ambas partes,
además de los profesionales intervinientes que han cuestionado los honorarios regulados por
el “a quo” (fs. 806 pto. 2, 808, 813, 816).
La actora articuló la apelación de fs. 818, exponiendo su agravio a fs. 827/829, el
que, en sustancia, se dirige a cuestionar la imposición de costas a su parte respecto del
rechazo de la caducidad de uso de la marca oponente.
Este agravio fue replicado por la demandada a fs. 838/841.
La accionada apeló a fs. 806, expresando sus quejasa fs. 831/836. En prieta síntesis,
sostiene que: a) El “a quo” incurre en una contradicción al sostener que los símbolos
resultan inconfundibles en tanto sólo comparten la partícula “MARB”. En ese sentido, debió
considerar que cinco son el total de las letras quecoinciden en ambos signos, los cuales se
encuentran constituidos por seis y siete letras, respectivamente; b) El sentenciante no tuvo en
cuenta que ambas marcas se encuentran solicitadas para la misma clase, y por tal motivo la
confundibilidad resulta evidente al existir superposición de productos; c) Yerra la
sentenciante al considerar que la lectura correcta del símbolo es “Marby M”, cuando la
forma de hacerlo es “M Marby”; d) El Magistrado de la anterior instancia no ha tenido en
cuenta los principios rectores en el cotejo de las marcas, puesto que si se las aprecia en
conjunto, debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias; e) La descripción de los
gráficos formulada en la sentencia recurrida carecede relevancia en tanto existe confusión
en otros campos del cotejo.
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Dichos agravios no merecieron réplica alguna por parte de la accionante.
III.- Destaco en primer término, que es principio básico en la materia que las marcas
deben ser claramente distinguibles (art. 3, incs. “a” y “b”, Ley Nº 22.362 y jurisprudencia
nutrida sobre el punto; esta Sala, causa 7048 del 12.12.89, entre otras); requisito en cuya
observancia se hallan interesados los fines esenciales de la Ley de Marcas, que son la tutela
de los consumidores de los productos y usuarios de los servicios y el amparo de las sanas
prácticas de la competencia mercantil (conf. Corte Suprema, Fallos: 255:26; 257:45;
259:282; 279:150, etc.).
A ese efecto, recordaré ciertas reglas en la materia, que me servirán para resolver el
entuerto: 1º) Que debe estarse más a las semejanzasque a las diferencias entre los registros
enfrentados; 2°) Que basta que el parecido se presente en alguno de los tres campos del
cotejo -gráfico, fonético o conceptual- para que sejustifique vedar la coexistencia; 3°) En
caso de que la solución se preste a una duda reflexiva (y no a la mera duda espontánea que
provocan, en general, la mayoría de estos conflictos), corresponde preferir la marca
registrada, en tanto constituye un derecho adquirido, por sobre la pretendida, que no excede
el campo de la mera expectativa; 4°) Es bien conocido el valor que, en esta materia, tiene la
impresión que deja la aprehensión prerreflexiva delos signos enfrentados; 5°) Cuando la
percepción fresca y espontánea de un signo marcariosuscita el recuerdo de otro anterior, la
sensación prerreflexiva obtenida mediante aquel acercamiento posee -en general- alto valor
en estos conflictos; 6°) Ese plexo de directivas y enseñanzas doctrinarias y jurisprudenciales
-basadas en la experiencia, la razón y el buen sentido- no pueden desentenderse de las
circunstancias adjetivas que especifican la controversia, dependiendo muchas veces de una
adecuada valoración de éstas la consagración de una solución justa, que contemple los
reales intereses en juego y que no se limite a una confrontación puramente teórica o
abstracta de las marcas (conf. C.S.J.N., Fallos: 237:299).
IV.- La marca solicitada y objetada consiste en el vocablo “M Marbar” que, al igual
que el signo registrado (“M Marby”) carece de significación, por lo que, en rigor de verdad
ambas marcas conforman vocablos de fantasía.
En razón de ello, en el terreno conceptual o ideológico, no se da ninguna posibilidad
de confusión. Por tal motivo, desde este punto de vista, no hay ninguna razón para estimar
que se prestan a equívocos las palabras en pugna.
V.- Ahora bien, antes de comenzar a realizar el cotejo desde el punto de vista sonoro,
formularé una breve aclaración en orden a la discordancia existente en la forma en que
ambas partes sostienen que debe apreciarse el signooponente (“M Marby” o “Marby M”).
Aún cuando resulta cierto que la denominación marcaria que surge del informe del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial -I.N.P.I.- obrante a fs. 688, resulta ser “M Marby”, no
menos lo es que de la lectura que puede dársele al signo en cuestión se desprende con
facilidad que por la ubicación en la que se encuentran las letras en su grafía, el mismo se lee
como “Marby M” a los fines del cotejo fonético. En tal sentido, es dable recordar que en el
idioma español tanto la lectura como la escritura de las palabras u oraciones, se realiza de
izquierda a derecha. Por tal motivo, de la simple recitación del signo de la accionada en la
forma en que ha sido adoptada su grafía (Marby seguido por un espacio y la letra “M” en
mayúscula a continuación), se arriba a idéntica conclusión que la propiciada por el “a quo”
en cuanto a la forma en que el mismo debe ser percibido, en tanto se trata de una marca
mixta.
Sentada esa explicación, advierto que los signos enfrentados suenan fonéticamente
diferentes, guardando en consecuencia considerable distancia entre sí. De esta manera, no se
vislumbra que puedan -en términos de razonabilidad-prestarse a confusiones. Y ello es así,
porque las sílabas en las que, desde este punto de vista de la sonoridad, habrán de ser
percibidas por el público; no presentan similitudesque las acerquen, pesando mucho más las
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diferencias que las semejanzas. Es que, en efecto, la aprehensión auditiva de los signos -en
su conjunto- muestran notorios rasgos peculiares, al punto de que no se requiere un singular
esfuerzo de atención para notar que la conjunción de una letra y una palabra que los
conforman, “m marbar” y “marby m” suenan claramente distintas. Y ello es fruto directo de
sus estructuras diversas: M MARB-AR y MARB-Y M. En la primera de ellas, se encuentra
ubicada la letra “M” como partícula inicial del signo, mientras que en la segunda estructura
se observa idéntica letra al final. Por otra parte, si bien las palabras comparten las letras
“marb”, la culminación de ambos términos difiere entanto la marca solicitada finaliza con la
conjunción “ar” y la oponente con la letra “y”. Tales componentes constituyen un elemento
distintivo de primer orden que impregna de indudable inconfundibilidad los ingredientes que
conforman sus partículas iniciales y finales.
En consecuencia, en la órbita del cotejo fonético osonoro, no hallo razón suficiente
para vedar el registro pretendido.
VI.- Resta examinar el espacio de la confundibilidad visual o gráfica. Apreciadas las
marcas “M Marbar” y “M Marby”, tengo para mí que el público consumidor notará sin
dificultad dos diferencias de significación. Por unlado, se aprecia en la primera de ellas que
la totalidad de la palabra se encuentra escrita con letras en mayúsculas y en color negro,
adicionándosele la consonante “M” de color blanco que se presenta al inicio del conjunto en
el margen superior rebordeada en una figura color verde. Por otra parte, el signo oponente
“M Marby”, enseña sólo la consonante “M” en mayúscula, tanto aquella que sirve de
comienzo de la palabra “Marby” como la que se encuentra en modo independiente al
finalizar el conjunto. Por otra parte, destaco que “Marby” se encuentra totalizada de rojo, en
tanto la letra “M” del final lo está en la gama de los grises con contornos redondeados,
presentando una prolongación en su culminación que sirve de base para la grafía de la
consonante. Con base en lo expuesto, puede advertirse que el modo en el que se encuentran
graficados ambos signos le confieren distintividad suficiente al vocablo pretendido.
En razón de lo expuesto, la aprehensión prerreflexiva de ambas palabras “M Marbar”
y “Marby M”, tal como han sido solicitadas y registradas, realizada en forma sucesiva y no
simultánea, contagia una sensación distinta en cadacaso, sin que la percepción de la primera
suscite o se asocie al recuerdo de la otra. No se da tal asociación mental al visualizar a
aquellas voces.
En resumen, valorando particularmente las conclusiones relacionadas con las marcas
en cuestión en los tres planos del cotejo, encuentro que la oposición formulada a fs. 37 no
resulta jurídicamente aceptable por cuanto entre los signos en colisión no hay posibilidades
ciertas de confusión, de modo que su concurrencia no habrá de significar mengua alguna
para los altos fines perseguidos por la Ley de Marcas (C.S.J.N. Fallos: 272:290; 279:150,
entre otros).
VII.- Por último, y aun cuando ante la imposibilidad de confusión que arroja el
cotejo, los restantes agravios carecen de entidad para modificar lo resuelto en la anterior
instancia, a mayor abundamiento me referiré al argumento expuesto por la apelante en torno
a la superposición de productos que prestan las partes dentro de la clase 37. Ello tampoco
sería de por sí óbice para el progreso de la acción, en tanto no encuentro prueba contundente
que acredite dicho extremo fáctico. Obsérvese que la única evidencia existente en la causa
tendiente a acreditar la actividad de ambas partes,resulta ser la documental anejada por cada
una de ellas en sus presentaciones de ampliación dela demanda y de responde (ver fs. 77/80
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y 288/293, respectivamente). De la referida instrumental surge que la actora desarrolla
actividades relacionadas con la industria petrolera, brindando servicios relacionados con los
fluidos de perforación, técnicos y de “workover”, para lo que cuenta con laboratorios en
bases y moieles (ver fs. 251/253) mientras que la demandada tiene por objeto la fabricación
de laminados planos de acero (ver fs. 304).
Pues bien, del análisis de las tareas que llevan a cabo las partes no se vislumbra la
alegada superposición respecto de servicios que aquellas prestan.
A ello agrego que en autos tampoco se ha acreditado que la comercialización se
produzca en los mismos canales de venta. En cambio,sí debo ponderar que los servicios que
prestan son disímiles y apuntan a distinto público usuario. En tal sentido, debido a su
naturaleza, el producto y servicio que presta la accionante, no resulta de consumo masivo ni
de bajo costo, lo que también permite presumir -al igual que lo entendió mi colega de la
anterior instancia- que el público consumidor prestará para su elección cierta atención,
además de la especialización que suele llegar a requerirse al contratar una empresa dedicada
-principalmente- a la provisión de fluidos de perforación.
Alcanzada la conclusión de que las marcas en pugna no son, en términos de
razonabilidad, confundibles; y que, por otra parte, operan en campos de comercialización
distintos, las restantes circunstancias que apunta la parte demandada para apoyar la tesis
contraria pierden toda significación. Porque, siendo los signos fácilmente distinguibles,
queda descartada la idea que sostiene la recurrenteen su expresión de agravios en cuanto al
alegado desconcierto por parte de los consumidores.
VIII.- Por último, resta expedirme en orden al agravio de la actora dirigido a
cuestionar la imposición de costas efectuada a su parte por el rechazo de la caducidad de uso
de la marca oponente mediante el auto aclaratorio obrante a fs. 812. En este sentido, sostiene
la accionante que el “a quo” se extralimitó al fijar los accesorios haciendo uso de las
facultades que le confiere el art. 166 del Código de rito, mediante una providencia posterior
al dictado de la sentencia.
Sobre este punto, no vale más que precisar que es claro el ordenamiento procesal al
permitir al Magistrado subsanar errores u omisionesen las que se incurrió al momento de
sentenciar. El citado artículo refiere en su inciso2, la posibilidad de “corregir, a pedido de
parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier
error material; aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y
suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio”. Por ello, la queja de la actora no puede prosperar en la
medida que no resulta certero que el Juez de grado haya modificado los términos de la
sentencia mediante el dictado de la providencia posterior. Dicha conclusión, surge de la
simple lectura de la parte dispositiva de aquella, de la cual se desprende que el “a quo”
omitió hacer referencia al rechazo de la acción basada en cuestionar el uso del signo “M
Marby”. Ello así, pues tal extremo conformó una de las pretensiones de la actora, la cual fue
desestimada en virtud de los fundamentos volcados en el considerando 3 de la sentencia de
grado, circunstancia que permite aseverar que la falta de alusión a aquello en la parte
resolutiva obedeció a una omisión, que fue subsanada en debida forma mediante el dictado
del auto aclaratorio.
Por ello, el cuestionamiento que aquí se formula respecto de la aclaratoria obrante a
fs. 812, no encuentra sustento alguno que permita revocar lo allí decidido, en tanto se
proveyó en el marco de las prerrogativas que el código ritual confiere al Juez o Tribunal
actuante para suplir las omisiones que pudieran existir al momento del dictado de las
sentencias.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja de la accionante con relación a la
fijación de costas a su cargo efectuada en la instancia anterior.
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IX.- Por todo lo cual, propongo confirmar la sentencia apelada. En lo que respecta al
recurso dirigido a cuestionar el fondo de la cuestión, sin costas en esta instancia por no haber
mediado labor procesal de la actora. Las costas de segunda instancia devengadas con
relación a la apelación de Marbar S.R.L., deberán ser soportadas por dicha parte en su
condición de vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.).
El señor Juez de Cámara Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por
hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
La señora Juez de Cámara doctora Graciela Medina por razones análogas a las
expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman adhiere al voto que antecede.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo queantecede, esta sala RESUELVE:
confirmar la sentencia apelada. En lo que respecta al recurso dirigido a cuestionar el fondo
de la cuestión, sin costas en esta instancia por nohaber mediado labor procesal de la actora.
Las costas de segunda instancia devengadas con relación a la apelación de Marbar S.R.L.,
deberán ser soportadas por dicha parte en su condición de vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.).
En atención al mérito, a la extensión, a la eficacia de la labor desarrollada, a la
naturaleza de la causa y a las etapas cumplidas (arts. 6, 9, 10, 13, 37 y 38 del arancel) se
fijan los emolumentos de la dirección letrada y representación de la parte actora Dres. Luís
Ramiro CARRANZA TORRES y Andrés Pacífico en las sumas de pesos cuarenta mil
($40.000) y pesos ochocientos ($800) respectivamente; asimismo se confirman los
emolumentos de la dirección letrada y representación de la parte demandada Dr. Leonardo
Agustín STRASCHNOY desde que sólo fueron apelados por bajos.
En atención a la adecuada proporción que los honorarios de los peritos debe guardar
con la de los profesionales de las partes (Corte Suprema, Fallos: 300:70; 303:1569, entre
otros) y al carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse el contador Alfredo
Manuel ZAMBENETTI, se regulan sus emolumentos en la suma de pesos nueve mil
setecientos ($9.700).
Determinados que sean los honorarios de primera instancia respecto del rechazo de la
caducidad por falta de uso se determinarán los correspondientes a la Alzada en el recurso de
la actora.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ALFREDO SILVERIO GUSMAN
GRACIELA MEDINA