MARCAS REGISTRADAS VS. NOMBRES DE DOMINIO WEB.

Desde sus comienzos, el uso de Internet ha facilitado el comercio permitiendo la conexión entre personas dispersas a través del mundo, sirviendo de herramienta para la concreción de diversidad de negocios jurídicos instantáneamente.
Rápidamente esta red de redes se convirtió en un medio de publicidad, de identidad comercial y fuente de innumerables conflictos derivados del derecho de exclusividad que otorga la Ley de Marcas y Designaciones y su uso en el ciberespacio.
Un Nombre de Dominio es una identificación que permite al titular establecer una imagen y perfil en Internet, imaginemos que si no existiere el mismo, el cibernauta debería recordar las direcciones IP de los sitios a los cuales desea acceder, lo cual resultaría imposible. Es por ello que, las empresas y personas físicas se proponen solicitar el nombre de dominio que los identifique lo cual necesariamente se identifica con las marcas.
Recordemos que tanto nuestra Ley Nacional vigente en materia de marcas y designaciones así como los Tratados y Acuerdos GATTS definen las marcas como cualquier signo o combinación de signos capaces de distinguir bienes o servicios de una persona, sea ésta física o jurídica.
En este orden de ideas se plantean interrogantes como ser: ¿qué ocurre cuando el titular de una marca registrada quiere solicitar el nombre de dominio que corresponde a su marca y se encuentra con que el mismo no se encuentra disponible? ¿Acaso el uso de un nombre de dominio correspondiente a una marca registrada no configura un uso indebido de la marca registrada y vulnera el derecho de exclusividad otorgado por la Ley 22.362?
Ante esta situación debemos hacer dos consideraciones; por un lado, el nombre de dominio es solicitado ante NIC ARGENTINA quien se rige por el principio first to come, firt to serve por lo que al otorgar un nombre de dominio no realiza estudios de legalidad. Este principio constituye el primer factor y punto de conflicto con las marcas registradas.
El registro de marcas es solicitado ante el Instituto de la Propiedad Intelectual, el mismo se rige por tres principios: territorialidad, especificidad y exclusividad. El registro de marcas es constitutivo de derecho por lo que hasta tanto la marca sea concedida el derecho que posee el solicitante es un derecho en expectativa.
La dificultad en el control del uso de marcas registradas en los nombres de dominio y la falta de normativa, rápidamente dió lugar a la CiBERPIRATERÍA o CIBERSQUATTING. Éste es un delito informático que consiste en el registro de un nombre de dominio sin un interés legítimo con ánimos de lucro y de desviar al cibernauta haciendo uso de una marca ajena en Internet.
El conflicto deriva entonces por la incompatibilidad entre los principios que rige cada uno de los Registros. Esta red de redes se identifica por la extraterritorialidad que implica el uso de Internet; y la independencia de estos registros lleva al consumidor a la confusión cuando el signo distintivo consagrado como marca es idéntico o similar a un nombre de dominio preexistente. Dicha situación puede darse en dos diferentes supuestos:
1. Que el nombre de dominio sea posterior al registro de la marca
2. Que el nombre de dominio haya sido registrado de manera previa a la solicitud de registro de marca.
En el primero de los casos, debería probarse la mala fé de quien lo registrara de manera anticipada puesto que, como se expresara ut supra el cibersquatting consiste en quien se propone lucrar o bien desviar al consumidor. Ahora bien, de este supuesto deriva otro nuevo interrogante ya que no hay un criterio judicial definido acerca de qué fecha deberá ser considerada. Recordemos que la fecha de la solicitud le otorga al solicitante un derecho en expectativa pero el derecho se otorga al ser la misma concedida por el registro.
Si bien el dominio web no es considerado por la doctrina como un derecho, la prioridad del registro le otorga una preferencia de uso del sitio en internet que deberá ser desvirtuada por las diferentes situaciones que evidencian mala fé, enunciadas en el Reglamento y la Política Uniforme de Solución de controversias en materia de nombres de dominio.
En este primer supuesto si bien debería probarse la mala fé del titular del dominio web para cancelar el mismo, lo cierto es que el registro de la marca toma relevante trascendencia lo cual en la práctica invierte la carga de la prueba; es decir será el titular del dominio quien deberá probar la buena fé.
El segundo supuesto puede dar lugar a la piratería inversa, es decir, el abuso por parte de un titular de una marca registrada sobre la identidad y el posicionamiento que una persona ha logrado en Internet con anterioridad al registro de la marca. En esta situación no podrá alegarse un derecho previo, no obstante ello podrán darse situaciones en que la mala fé hubiera sido el factor determinante de la solicitud de dominio web y NIC Argentina podrá transferir el mismo. Estas situaciones se verifican cuando se prueba que la persona conocía los intereses de otra persona en registrar una marca y se adelanta. Un ejemplo de esta situación puede darse cuando un empleado luego de desvincularse de una empresa solicita el nombre de dominio en NIC conociendo que su empleador tenía en miras el registro de la marca o bien se encontraba haciendo uso de la misma.
También puede ocurrir con las marcas de hecho que son reconocidas en el Mercado por su trayectoria, si bien no cuentan con un derecho otorgado por el registro, existe amplitud de prueba que permitirá demostrar la mala fé del titular de dominio web coincidente con ellas.
Como expresamos anteriormente, el nombre de dominio permitirá obtener un sitio en los buscadores, y lograr una reputación online por lo que cumplirá un rol de identidad casi tan importante como las marcas. A raíz de ello surge un interrogante ¿acaso los nombres de dominio no son marcas? La conexión y la interdependencia que existe entre las marcas y nombres de dominio agravado por la inexistencia de un registro único generan estos conflictos que actualmente no cuenta con solución judicial uniforme.
Como explicamos, NIC argentina no otorga derechos, por lo que en la práctica, frente a un conflicto entre un nombre de dominio y una marca registrada, esta Institución hace uso de su facultad de transferir el nombre de dominio.
Nuestros Tribunales se han expedido en diversos casos emblemáticos sobre ciberpiratería. Tal como expusimos, si bien no contamos con una doctrina judicial uniforme, en el Caso FREDDO nuestros jueces se han expedido a favor de considerar que el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca registrada previamente constituye un uso indebido de marca ajena que dará lugar a las sanciones previstas en la Ley de Marcas y Designaciones.
En el caso jurisprudencial “Viña Maquehue S.A. c/ Doiro Group”, nuestros tribunales han establecido que el nombre de dominio y el uso marcario son dos conceptos inescindibles y, amparándose en la Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre nombres de dominio, ordenó la transferencia del dominio web. La justicia se expidió en tal sentido ya que Doiro Group había inscripto el dominio “fresita.com.ar”, y Viña Maquehue era titular de los dominios “fresita.com.cl” y “fresita.com” así como legítimo propietario de la marca registrada “Fresita”. Nuestros tribunales, de manera atinada han considerado que permitir el uso del dominio web en cabeza de Doiro Group llevaría a una práctica desleal y a confundir al consumidor por lo que ordenó la transferencia de dicho dominio. En el caso bajo análisis, nuestros jueces tomaron en expresa consideración que el demandado había registrado gran cantidad de dominios previamente similares a marcas registradas; este antecedente fue utilizado como indicio de la mala fé del demandado.
Debemos considerar que pese a la necesidad de demostrar la mala fé; NIC Argentina una vez anoticiado del reclamo de un titular de marca registrada sobre un dominio web en uso, hace uso de su facultad de cancelar el dominio web de oficio a fin de preservar la marca registrada. Esto da lugar a medidas injustas ya que, de este modo se le está otorgando prioridad a quien tiene un derecho adquirido sin tomar en cuenta la buena fé del titular del dominio.
Otro inconveniente derivado de la independencia de registros ocurre como consecuencia del principio de especialidad que rige en Derecho marcario.  Este principio rector permite el registro de marcas similares para distintos tipos de servicios o productos. Así puede ocurrir que se encuentre registrada la marca Viva para zapatillas y Viva para cocinas, con sus respectivos logos. Lo cierto es que ambas marcas registradas estarán interesadas en el Dominio “viva.com.ar”. Ante este inconveniente ¿quién tiene prioridad? Creemos que debemos regirnos por la regla “Primero en el tiempo primero en el Derecho”, por lo que la fecha de solicitud de la marca será la que definirá quién podrá acceder al dominio web. Ahora bien, ¿qué ocurre si aquella marca registrada que goza con prioridad ante el INPI se dirige a NIC Argentina en miras a solicitar el dominio web y se encuentra con que el mismo ha sido solicitado previamente por el otro titular de la marca registrada Viva? Se genera entonces un conflicto de muy difícil solución, ya que NIC Argentina se regirá por su regla “First to come first to serve”. En este caso, creemos que goza de prioridad quien ha solicitado el dominio web previamente ya que no existen razones para apartarse de la Regla específica que rige la materia; además permitir la trasferencia de ese dominio web podría dar lugar a un caso de piratería inversa.   
Para concluir, debemos tomar en consideración que actualmente no contamos con Tratados Internacionales que permitan lograr una Política uniforme de control del ciberespacio, así como una tipificación de los delitos informáticos que permitan prevenir estos conflictos que evidencian el anacronismo de la legislación actual.

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